La Corte di Giustizia non ha dubbi: è illecito l'uso del marchio della casa automobilistica sui pezzi di ricambio prodotti da soggetti non autorizzati

È finalmente stata emessa la tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia (C-334/22) che è stata a chiamata, ancora una volta in pochi anni (dopo i casi Ford C-500/14, 6 ottobre 2015, e Acacia e D’Amato C-397/16 e C-435/16, 20 dicembre 2017), a pronunciarsi su una fondamentale questione attinente lo ‘spazio di manovra’ dei produttori di ricambi non originali, tema particolarmente sentito nel settore automotive.

Il rinvio pregiudiziale è nato da una vertenza che riguarda la commercializzazione di una griglia per radiatori recante l’elemento per il fissaggio dell’emblema (il noto logo dei quattro cerchi AUDI AG), la cui forma riprende esattamente il marchio, di modo da poter appunto installare l’elemento-marchio sulla griglia stessa.

Il testo integrale della decisione

La Corte di Giustizia ha, in maniera piuttosto netta, stabilito che un produttore di autoveicoli titolare del marchio EU può vietare l’uso di un segno identico o simile al proprio marchio sui pezzi di ricambio, anche qualora il pezzo di ricambio incorpori un componente atto ad ospitare/fissare l’emblema (il marchio) del produttore e la cui forma è identica o simile al marchio stesso.

La Corte di Giustizia ha poi affermato che:

👉 La c.d. ‘clausola di riparazione’ (già interpretata nel già citato C-397/16 e C-435/16, 20 dicembre 2017) riguarda solo i disegni e modelli e non è applicabile per analogia ai marchi; quindi, non può costituire una limitazione negli effetti della protezione conferita dal marchio.

Decisivo il fatto che l’elemento destinato al fissaggio dell’emblema è incorporato nella griglia anche ai fini di commercializzazione ed è perciò visibile al consumatore, il quale, in virtù della forma inequivocabile, ricollegherà facilmente il pezzo di ricambio (non originale) e la casa automobilistica.

Si tratta quindi di un uso che può ritenersi idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, che consistono in particolare nel garantire l’origine o la qualità dei prodotti, legittimando la casa automobilistica a vietarne l’uso.

👉 Altro punto cruciale risolto (e che non era scontato) è l’irrilevanza della eventuale necessità tecnica della forma dell’elemento identico o simile al marchio. La casa automobilistica titolare del marchio è dunque autorizzata a vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile al proprio marchio, indipendentemente dallo scopo di tale uso, vale a dire, per restare al caso specifico, anche quando il segno consista nella forma di un elemento della griglia per radiatori progettato per fissare su quest’ultima l’emblema / marchio.

L’esistenza o meno di una necessità tecnica (quella appunto di incorporare l’emblema sulla griglia per radiatori) è insomma irrilevante e non autorizza eccezioni.

Si tratta di una decisione che avrà enormi implicazioni, ed è certamente favorevole alle case automobilistiche, ma impatterà in tutti i settori nei quali è particolarmente sentito il tema della competizione ricambi originali e ricambi non originali compatibili

Boris Osgnach

Laura Sist