! BREAKING NEWS! La nuova procedura amministrativa di nullità e decadenza dei marchi italiani registrati

Dopo anni di attesa, finalmente dal 29 dicembre 2022, sarà attiva la nuova procedura amministrativa di nullità e decadenza dei marchi italiani registrati che potrà essere avviata direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

A confermare l’operatività della nuova procedura amministrativa è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 180 del 19 luglio 2022, seguito di lì a poco dalla Circolare dell’UIBM no. 622.

Il Decreto stabilisce le modalità di applicazione della nuova procedura rinnovellando il Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale, a completamento della riorganizzazione del piano procedimentale in materia di marchi avviato con l’emanazione del Decreto legislativo n. 15/2019 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

Sarà pertanto possibile chiedere l’accertamento e la dichiarazione di nullità della registrazione senza dover necessariamente adire l’autorità giudiziaria. Circostanza, quest’ultima, che, soprattutto per ragioni di speditezza e di costo, ha spesso e volentieri scoraggiato molte imprese dall’intervenire, anche nel caso in cui ciò sarebbe stato necessario o quantomeno opportuno.

Si tratta dunque di una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario con costi e tempi significativamente inferiori.

La procedura amministrativa è infatti semplificata e più breve di quella di un procedimento di merito, pur consentendo un certo approfondimento attraverso lo scambio di due memorie e, in alcuni casi, la richiesta della prova d’uso del marchio anteriore fatto valere.

I motivi di diritto che consentono di adottare la nuova procedura amministrativa sono molteplici.

Si va dalle ragioni c.d. di nullità assoluta per i marchi che già al momento del deposito erano costituiti da segni di uso comune, generici o descrittivi dei prodotti e dei servizi rivendicati, o da segni illeciti in quanto contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o in quanto idonei ad ingannare il pubblico, o ancora da segni che dovevano escludersi dalla registrazione per contrasto alle normative concernenti la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per vini e delle varietà vegetali.

Per passare poi alle ragioni c.d. di nullità relativa che consentono di annullare i marchi che si pongono in contrasto con i marchi anteriori identici o simili (anche per prodotti e servizi diversi in caso di marchi di rinomanza) o con i marchi non registrati notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione di Parigi.

E concludere con le ragioni di decadenza che consentono di annullare i marchi registrati che non presentino più i requisiti di validità che originariamente avevano, per esempio perché volgarizzati, ingannevoli o non più in uso.

Ed è probabilmente la possibilità di far dichiarare la decadenza per non uso a rappresentare l’elemento di maggiore novità, anche sul piano operativo, perché l’onere della prova dell’uso sarà interamente invertito e in capo al titolare della registrazione attaccata.

C’è da prevedere che si farà dunque largo uso delle nuove procedure, in particolare di quest’ultima.

Rimangono ad ogni modo delle differenze nei presupposti applicativi e nell’estensione delle azioni per via amministrativa rispetto alle tradizionali per via giudiziaria, che conservano infatti un più ampio spettro.

Per esempio, l’azione amministrativa di nullità relativa non potrà basarsi sui marchi c.d. di fatto (cioè i marchi usati ma non registrati), né su altri segni non registrati diversi dal marchio, quali il diritto al nome, all’immagine, il diritto d’autore, o altri diritti di proprietà industriale, quali per esempio i design.

Attraverso le azioni amministrative non sarà inoltre possibile ottenere provvedimenti di inibitoria all’uso o di risarcimento dei danni per i quali ci si dovrà continuare a rivolgere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Si dovranno pertanto valutare con la dovuta attenzione i rapporti tra l’azione giudiziaria e quella amministrativa per decidere quale sia lo strumento più appropriato nel caso concreto e per gestire a ragion veduta le cause di improcedibilità e sospensione che si potranno verificare.

Insomma, siamo di fronte ad una rivoluzione copernicana nel sistema italiano dei marchi registrati che garantirà maggiore efficienza e significativi risparmi alle imprese ma che dovrà essere gestita da veri esperti, sia delle procedure amministrative sia delle procedure giudiziarie.

Rimaniamo volentieri a disposizione per assistervi e valutare insieme a voi se vi siano dei casi che vi riguardino per cui preferire i nuovi strumenti messi a disposizione dal nostro legislatore o affidarsi a quelli ordinari.

Laura Sist

Andrea De Gaspari